[민후의 기·꼭·법]특허침해소송에서의 방어 방법

[법무법인 민후 이동환 변리사] 특허침해소송이라 하면 삼성전자와 애플 간의 소송을 떠올리는 것처럼 대기업 간에 일어나는 분쟁이라고 생각하기 쉽다. 그러나 중소기업 및 스타트업 역시 기술 분야와 상관없이 언제든지 특허침해소송의 당사자가 될 수 있으며, 보유기술과 직접적으로 관련된 특허, 실용신안뿐만 아니라 디자인이나 상표 등도 얼마든지 분쟁의 대상이 될 수 있음을 염두 해둬야 한다.

그렇다면 A라는 반도체 부품업체가 B라는 경쟁업체에게 특허권에 근거한 침해금지 및 손해배상을 청구하는 소송을 제기한 경우를 가정해 B 업체의 입장에서 검토해야 하는 사항에 대해 살펴보기로 한다.

일단 B가 가장 먼저 해야 하는 일은 A와 A가 주장하는 특허권 간의 관계 및 특허권의 형식적인 사항을 살펴보는 것이다. A의 특허권이 A의 소유가 아니라 다른 사람의 소유는 아닌지, A가 해당 특허권에 대한 전용실시권자 혹은 통상실시권자인지, A가 주장하는 특허권이 이미 소멸해 더 이상 유효하지 않은 것은 아닌지, 존속기간은 얼마나 남아 있는지 등을 확인해보아야 한다.

그 다음으로 B는 특허권의 정체에 대해 구체적으로 살펴봄과 동시에 B 업체가 생산, 사용, 판매 등을 하고 있는 물건 혹은 방법과 비교해보아야 한다. 특히 이 부분부터는 특허분쟁 경험이 있는 전문가의 도움을 받는 것이 바람직하다.

A가 주장하는 특허권의 권리범위는 어디에서 어디까지인지, A가 침해된다고 주장하는 물건 혹은 방법이 정말 B 업체가 현재 생산 등을 하고 있는 것인지, A가 침해된다고 주장하는 물건 혹은 방법이 B 업체의 물건 혹은 방법이라면 그것이 특허권의 권리범위 내에 포함되는지, B 업체의 물건 혹은 방법이 A의 특허권이 출원되기 이전부터 업계에서 많이 사용되던 것인지 등을 심도 있게 검토해봐야 한다.

이때, 특허의 경우 일반적으로 공개될 때 발행되는 공개공보와 등록될 때 발행되는 등록공보의 내용이 서로 다르므로 주의해야 한다. 또한, 권리범위를 판단해볼 때는 특허 명세서 내용뿐만 아니라 등록되기까지 특허청 단계에서의 심사이력 등도 함께 꼼꼼히 살펴보아야 하는데, 이러한 분석 및 검토 과정은 소송 전체 과정에서 가장 중요한 부분에 해당하므로 상당한 시간과 노력을 기울여야 한다.

만약 B가 검토해본 결과 A의 침해주장이 정당하지 않은 경우라면, 소송 절차에서 그에 대응되는 항변(침해에 해당되지 않는다는 항변, A의 특허권 기술은 자유기술에 해당한다는 항변, B는 생산 등을 할 정당한 권리를 가지고 있다는 항변 등)을 적절히 할 수 있다.

이와 함께 B는 A의 특허권 자체가 무효사유가 있음에도 불구하고 잘못 등록되었음을 주장하며 무효심판을 특허심판원에 별도로 청구할 수 있고, B의 물건 혹은 방법은 A의 특허권의 권리범위에 포함되지 않음을 주장하며 소극적 권리범위확인심판을 특허심판원에 별도로 청구할 수도 있다.

특히 무효심판에서 A의 특허권이 무효라는 심결이 내려지면 B 업체의 입장에서는 특허침해소송에서 매우 유리한 위치를 차지할 수 있으므로, 반드시 고려해보아야 하는 방어방법이라 할 수 있다.

반면에, 만약 B가 검토해본 결과 A의 침해주장이 정당하고 A의 특허권 자체를 무효화시키기도 어려운 상황이라면, B는 그 즉시 생산, 사용, 판매 등을 중지하는 것이 좋다. 또한, 특허침해소송 외적으로 A와 접촉하여 특허권에 대한 실시권을 설정받거나 특허권 자체를 양수해오는 등의 협상을 적극적으로 진행하는 것이 바람직하다.

특허침해소송이 시작되면 결론이 내려지기까지 막대한 비용과 시간이 투입되기 때문에, 특히 중소기업 및 스타트업 입장에서는 소송에서 적절히 대응하기 어려울 뿐만 아니라 경영에 큰 부담으로 작용하여 곤란을 겪기도 쉽다.

서두에서 말한 것처럼 중소기업 및 스타트업 역시 지식재산권 분쟁의 당사자가 될 수 있어 그에 대한 관심을 기울일 필요가 있지만, 별도의 법무인력을 운영하기 어려운 현실이다. 따라서, 지식재산권 분야의 전문가의 도움을 받아 분쟁발생을 사전에 최소화하는 것이 중요하며, 정부에서 지원하는 다양한 IP 관련 정책의 도움을 받는 것도 한 가지 방법이 될 수 있다.