[에이앤랩's IP법]지식재산권 계약서 작성, 피해를 막으려면

법무법인 에이앤랩 신상민 변호사

[법무법인 에이앤랩 신상민 변호사] 지식재산권 계약이란 지식재산을 활용한 비즈니스에 대한 계약을 말한다. 지식재산 개발부터 이전, 활용까지 지식재산과 관련된 부수적인 계약을 통칭한다. 실무에서는 지식재산권 개발·용역 계약, 양도 계약, 실시권 허락 계약, 사용 계약 등 용어로 불린다.

지식재산권 계약을 체결한 당사자는 그 계약에서 정한 바에 따라 상대방에게 계약 이행을 요구할 권리가 발행하나, 반대로 자신 역시 계약 내용에 구속돼 계약을 이행할 의무를 부담하게 된다.

당연히 상호 간에 체결한 계약이기에 이를 이행하지 않을 경우 계약에 따라 손해배상 기타 계약 위반으로 인한 책임을 부담하게 되므로 계약 체결 전, 자신이 필요로 하는 계약 내용이 계약 조건에 포함돼 있는지, 계약의 이행이 가능한지, 계약 내용이 특정 당사자에게만 유리한 독소조항이 있는지 등 계약 조건을 충분히 검토해야 한다.

계약서 초안 작성 시 점검해봐야 할 사항을 살펴보자. 우선 지식재산권 계약의 목적과 대상을 확정해야 한다. 어떤 목적물(지식재산권)을 어떻게, 어디까지 활용할지에 관한 이야기다. 대상 지식재산권이 특허청 등록을 마친 특허권·상표권·디자인권인지, 저작권인지, 그 외의 재산적 가치가 있는 무형물인지에 대해 명확히 해야 한다. 만약 지식재산권의 실시권에 관한 계약이라면 어디까지 쓸 수 있는지, 개작은 가능한지, 해외에서도 쓸 수 있는지 등을 상세하게 정해야 한다.

상대방이 이 계약을 이행할 능력이 있는지, 그 이행을 담보할 방법이 있는지도 확인해야 한다. 물론 상대방이 의무를 이행하지 않으면 계약을 파기하고 손해 배상을 청구할 수도 있겠으나, 결국 시간과 비용이 투입되는 문제이기에 계약을 체결하기 전 상대방의 이행 능력을 검토해보는 것이 중요하다.

이외에도 계약서에 포함되는 단어나 문장들이 사후에 다른 해석의 여지가 발생하지 않도록 통일적으로 사용해야 하며, 계약 당사자의 권리나 의무 등 필수적인 조항을 빠짐없이 담아야 한다. 특히 계약 조항 간 모순되는 부분이 있어선 안 된다. 가령 2항에서는 ‘해외에서 본 저작물을 사용할 수 없다’고 명시했으나, 그 다음 항목에서 ‘일본에서 판매하는 경우 수익금의 1%를 로열티로 지급한다’ 등의 내용이 담겨 있다면 전체 계약의 효력 유무가 문제가 되는 사태까지 발생할 수 있다.

계약 위반 등 위험에 따른 대응 수단을 명확히 기재해야 하며, 계약 종료 또는 분쟁 시에는 어떻게 처리할지에 대한 내용도 필요하다. 예컨대 지식재산권 계약은 통상 비밀유지약정(NDA)을 함께 체결하는데, 이 경우 비밀 유출 우려가 있는 자에게 유출을 금지하는 적극적 의무를 부과할 필요가 있다. 보통 계약서 내 비밀유지에 대한 항목을 기재하는 경우가 많지만, 아예 별도의 문건으로 만들어 규정함으로써 보다 자세하게 기재할 수 있을 뿐 아니라 해당 의무의 강력함을 보여줄 수 있다.

비밀유지약정 문건 내에는 비밀정보를 열람한 당사자에게 ‘해당 정보가 비밀정보이며 이를 공개하거나 누설한 경우에는 비밀정보의 보유자에게 회복할 수 없는 손해가 발생할 수 있다는 위험을 인지하고 있다’는 내용의 진술조항을 추가한다면 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등에 근거해 보다 완벽한 법적 보호를 받을 수 있다.

위에서 언급한 내용은 아주 기본적인 내용으로 지식재산권 계약서에서 절대 빠져서는 안되며, 계약 파트너가 제시하는 계약서 초안을 수령해 수락 여부를 검토하는 입장에서도 반드시 검토해야 할 부분이다. 단건 계약이라고 해도 계약서가 가지는 무게는 상당하므로 되도록 지식재산권에 능통한 전문가에게 검토를 맡기는 것이 사후 분쟁을 예방하는 길이 될 수 있다.

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