[민후의 기·꼭·법]특허출원의 출원일을 선점하는 방법

[법무법인 민후 이동환 변리사] 특허출원은 발명자의 발명 내용을 ‘명세서’라는 정해져 있는 양식에 맞추어 작성한 후 이를 특허출원서에 첨부하여 제출함으로써 완결된다(특허법 제42조). 이러한 ‘명세서’를 첨부한 특허출원서가 특허청(특허청장)에 도달하는 날이 바로 출원일이다(특허법 제42조의2 제1항 전단).

“특허출원 결정했으면 가능한 빠를수록 좋아”

대다수의 나라들과 마찬가지로 우리나라도 선출원주의를 채택하고 있다. 특허출원의 등록 여부 판단 시 출원일을 기준 시점으로 삼아 그 이전에 공개된 선행발명들과 대비하므로, 가능한 한 빠르게 특허출원을 하여 출원일을 선점하는 것이 좋다.

또한 특허출원을 하려고 마음먹은 상황이라면, 가급적 발명 내용이 외부에 공개되기 이전에 특허출원을 하는 것이 바람직하다. 물론 발명 내용이 공개된 이후에 특허출원을 하더라도, 우리나라에서는 일정한 조건 하에서 공지예외 주장 제도를 활용하여 발명 내용 공개에 대한 이슈를 해결할 수 있지만(특허법 제30조), 공지예외 주장을 위해 입증자료 준비가 번거롭고 이러한 제도를 활용할 수 없는 나라도 있기 때문이다.

그런데 발명 내용이 가까운 시일 내에 공개될 예정이어서 특허출원을 긴급하게 해야 하는 경우가 있다. 예컨대, 발명 내용이 담긴 논문이 공개되기 직전인 경우, 발명 내용이 반영된 시제품을 전시회에 조만간 공개하거나 국내외 바이어에게 신속하게 전달해야 하는 경우 등이다.

위와 같은 상황에서 정해진 양식에 맞춰 제대로 된 ‘명세서’를 준비하기 어렵다. 이러한 경우 우리나라에서는 청구범위를 적지 않은 명세서를 제출하는 청구범위 유예제도를 활용할 수 있다(특허법 제42조의2 제1항 후단, 일명 가출원/예비출원 제도).

특허출원이 등록되면 그 발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의해 정해지므로(특허법 제97조), 청구범위를 어떻게 작성할 것인가가 매우 중요한데, 그 부분을 적지 않더라도 출원일을 인정하겠다는 것이다.

다만 청구범위 유예제도를 활용하는 경우에도 명세서 양식을 따라야 한다는 제약이 있었다. 즉 논문, 연구노트, 발표자료 등을 그대로 제출할 수는 없고, 각 문서에 기재된 발명 내용을 명세서 양식에 따라 재작성해 제출해야 한다는 불편함이 있었다.

임시명세서로 신속하게 특허 출원일 선점 가능

이에 특허청은 특허법 시행규칙을 개정해 지난달 30일부터 기존 명세서 양식에 따르지 않고 ‘임시명세서’를 제출할 수 있도록 했다.(특허법 시행규칙 제21조 제5항). 현재 기준으로 PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, HWP, JPG, TIF 형식의 일반 전자파일이라면 임시명세서로 제출 가능하다.

이는 미국의 ‘임시출원(Provisional application)’ 제도와 상당히 유사한데, 임시출원의 경우 명세서에 청구항을 기재할 필요가 없고 자유로운 형식으로 출원이 가능하며, 발명 내용을 영어로 작성하지 않아도 된다(추후 번역문 제출 필요). 임시출원 이후 12개월 이내에 정규출원을 하면, 정규출원이 심사의 대상이 되고 정규출원의 출원일은 임시출원의 출원일로 소급된다. 정규출원을 하지 않으면 임시출원은 공개되지 않고 자동 취하된다.

앞서 설명한 청구범위 유예제도에 따른 특허출원을 한 경우(임시명세서 방식 포함), 심사를 받기 위해서는 출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하면서 다시 출원하거나(특허법 제55조) 출원일 혹은 최우선일로부터 1년 2개월 내에 청구범위를 추가하는 보정을 해야 한다(특허법 제42조의2 제2항). 그렇지 않으면 위 특허출원은 공개되지 않고 자동 취하된다. 또한 청구범위 유예제도에 따른 특허출원에 기재된 발명 내용과의 관계에서 신규 내용이 있는 경우 우선권 주장 방식을 택하고, 신규 내용이 없는 경우 청구범위 추가 방식을 택할 수 있다.

이러한 청구범위 유예제도에 따른 특허출원은 미국의 임시출원 제도에 비하여 관납료가 상당히 저렴하고, 우선권 주장을 하면서 해외출원 및 PCT 출원을 하는 것도 가능하다는 장점이 있다. 특히 새롭게 도입된 임시명세서 제출 제도는 기존 명세서 양식을 따르지 않아도 신속하게 특허출원해 출원일을 선점할 수 있으므로, 장래에 보다 빈번하게 사용될 것으로 보인다. 각 상황에 따라 어떤 식으로 출원하느냐가 달라질 수 있으므로, 전문가와 상담해 효율적인 출원 전략을 마련하는 것이 중요하다.

이동환 법무법인 민후 변리사