[민후의 기·꼭·법]복수주체에 의한 특허침해 문제에 관하여

[법무법인 민후 이동환 변리사] 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지므로(특허법 제97조), 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 구성요소완비의 원칙(All Element Rule)에 따라 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2017. 9. 26. 선고 2014다27425 판결).

이때 단일 주체가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명의 모든 구성요소를 실시한 경우에는 그 특허발명에 관한 특허권을 침해하는 것으로 보는 데에 이견이 있을 수 없지만, 복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우에는 침해한 것으로 볼 수 있는지 문제된다.

이미지: 픽사베이

최근 특허법원은 위와 같은 경우에 ① 복수 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사(서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사)를 가질 것, ② 복수 주체가 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시할 것, ③ 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배ㆍ관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻을 것의 요건을 만족한다면, 그 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다고 판시하였다(특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결).

위 사건은 2017년 대한민국을 떠들썩하게 만든 ‘비선실세’ 최순실 씨의 단골병원 원장인 김영재 씨와 관련이 있었기 때문에, 1심 진행 당시 다수의 언론이 주목하였었다. 참고로 위 사건의 특허권(제10-1326763호)을 둘러싼 특허무효소송에 대해서는 과거 컬럼 글에서 소개한 바 있으며, 위 특허권은 무효가 아니라고 결론내려졌다. 사안의 화제성과 별개로 중요한 의의를 가지는 판결이므로 이하 구체적으로 살펴본다.

위 특허법원 사건은 새로운 방식의 ‘안면 리프팅 시술’에 관한 원고 보유 3개의 특허권을 복수의 피고들이 침해하였는가 여부에 관하여 판단한 것으로서, 이들 중 위 특허권에 의할 때 피고들 실시 행위가 직접 침해 또는 간접 침해에 해당한다고 본 사안이다. 주체가 여러 명이고 사안이 상당히 복잡하므로, 이를 개략적으로 정리한 아래 그림을 참조하여 판결문의 주요 내용을 살펴본다.

[[피고 C는 피고 실시 각 제품(①봉합사, ②허브, ③카테터/스타터 등, ④봉합사 지지체)의 제작을 피고 H에게 의뢰하였고, 피고 H로부터 위 각 제품을 납품받아 자신의 지배하에 있는 피고 D 또는 그 직원들, 형제들의 개인 명의를 이용하여 O 병원에 직접 납품하거나 싱가포르의 Z를 경유하여 O 병원에 수출하는 방법으로 납품하였으므로, 피고 C는 위 각 제품의 생산에 관여함으로써 피고 D의 대표자로서 뿐만 아니라 그 범위를 넘어서 개인적인 지위에서도 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 봄이 상당하다.

또한, 피고 H는 당초 의료용 실 제조업체를 운영하던 자임에도 피고 C와 함께 피고 실시 각 제품을 납품할 목적으로 자신의 배우자를 대표로 하여 새로운 업체 T를 설립하였고, 위 각 제품의 생산을 위하여 여러 생산업자들을 물색하여 그 제작을 의뢰하였으며, 그들로부터 제품을 납품받아 피고 D에 T 명의로 납품하였으므로, 피고 H는 피고 C와 공동의 의사 아래 유기적으로 분담하여 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 할 것이다.

한편 피고 D는 피고 E, H 등이 제작한 위 각 제품을 납품받아 그 명의로 O 병원에 직접 납품하거나 싱가포르의 Z를 경유하여 O 병원에 수출하는 방법으로 납품하였는바, 피고 C가 피고 D의 대표이사로서 위 각 제품의 생산에 관여함으로써 위 각 제품의 제작을 지배ㆍ관리하고 이를 수출함으로써 영업상 이익을 얻었으므로, 피고 D는 위 각 제품을 단독으로 생산한 것으로 봄이 타당하다.]] ([[ ]] 부분은 판결문 인용)

따라서 위 판결에서는 피고 D는 단독으로, 피고 C, H는 공동으로 피고 실시 각 제품을 생산함으로써, 원고의 위 특허권을 침해하였는지 여부를 판단함에 있어 각각 하나의 주체로 봄이 타당하다고 판단하였다.

이처럼 특허법원은 과거 ‘BM특허’(Business Method 특허)에 대한 특허침해가처분 사안에서 복수 주체 중 서비스를 주도적으로 기획, 구성하고 이익을 얻는 자가 특허실시의 주체로 볼 수 있다고 판단한 서울고등법원 2006. 7. 10. 선고 2005라726 결정에서 더 나아가 ‘물건 발명’(의료용 실 삽입 장치)에 관하여도 복수 주체에 의한 공동 특허침해를 인정한 것이어서, 복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우에도 그 특허발명의 카테고리와 상관없이 특허 침해에 해당할 수 있음에 유의하여야 한다.

추가적으로 특허법원은 특허법 제2조 제3호의 가목에 의한 물건 발명의 실시 중에서 ‘생산’의 의미에 관해서도 판시하였는데, 복수의 개별 물건을 구성요소로 하는 물건 발명과 관련하여, ① 그 발명에서 이들 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술 구성으로 하고 있지는 아니하고, 또한 ② 이들 개별 물건이 단일 주체의 지배ㆍ관리 아래에서 일체로 처분될 수 있기 때문에 사회적ㆍ경제적 측면에서 보았을 때 추가적인 생산과정 없이도 그 발명의 기술 구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 것과 마찬가지의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 판단되는 경우에는 그 물건 발명의 대상인 전체 물건을 생산한 것이라고 판단하였다(이는 서울고등법원 2017. 1. 24. 선고 2016라20312 결정에서의 법리를 인용한 것으로 보인다).

이는 위 ‘생산’의 의미를 발명의 모든 구성요소를 가진 전체 물건을 새로 만들어내는 모든 행위 즉 공업적 생산 외에 가공ㆍ조립 등의 행위를 포함한다고 본 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결에서 더 나아간 것으로서, 특허의 물건 발명을 구성하는 각 구성요소가 개별 물건으로 존재하여 추가적으로 가공, 조립 또는 결합될 필요 없이 서로 연결되기만 하면 위 물건 발명을 구성하게 되고, 또한 위 개별 물건이 단일 주체의 지배ㆍ관리 아래에서 일체로 처분할 수 있는 상태에 있는 경우라면, 이러한 경우에는 ‘생산’의 범주에 포함시켜 판단하겠다는 취지이다.

이와 같이 우리 법원은 복수의 개별 물건을 구성요소로 하는 물건 발명의 ‘생산’ 행위에 대하여, 각 개별 물건을 모두 만드는 것만으로 바로 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 보지 않는다고 하여 법해석의 안정성을 지키면서도, 위 전체 물건을 생산한 것으로 볼 수 있는 경우에 관한 위 ①,② 요건을 명확히 밝혀 ‘생산’의 의미를 폭넓게 인정하는 방식으로 구체적 타당성을 고려하고 있는 것으로 생각된다.

기업 입장에서는 물건 발명 전체 중에서 일부 구성에 해당하는 개별 물건을 생산하거나 방법 발명 전체 과정 중에서 일부 공정을 수행하는 경우에도 지배ㆍ관리 관계에 있는 다른 주체의 실시 행위와 함께 판단되어 침해에 해당할 수 있음에 대해 인지하고, 전문가와 함께 타인의 특허권 침해 이슈가 있는지 검토하여야 할 것이다.

법무법인 민후 이동환 변리사